La marque de certification européenne : un espace à combler ?

Par Elisabeth Logeais et Kelly Hazan

La mondialisation a mis en lumière les nécessités de standardisation des produits et services et les préoccupations des consommateurs sur la transparence et la fiabilité de la chaîne de production. La marque de certification a vocation à contribuer à la mise en place d’un circuit de production et distribution capable de répondre à ces attentes. Plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada ont introduit les marques de certification dans leur législation et certaines sont familières, comme WOOLMARK et Label Rouge mais leur statut et leur portée sont en général mal connus.

La situation devrait changer à la suite de l’introduction dans le nouveau règlement européen 2017/1001 sur les marques de l’Union européenne (RMUE), de la marque de certification de l’UE , c’est-à-dire d’« une marque propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification» (art.83 du RMUE).

Ainsi, depuis le 1^er Octobre 2017, la marque de certification de l’UE (MCUE) cohabite avec la marque individuelle  et la marque collective[1] de l’UE mais on peut se demander à quel étage de l’édifice.

Telle que définie, la MCUE vise à garantir qu’un produit ou service possède certaines caractéristiques de fabrication ou autres, définies par le titulaire de la marque et qui autorise l’apposition contrôlée de la marque de certification sur lesdits produits et services fournis par certaines entreprises. Le régime est cependant plus complexe qu’il n’y parait ainsi qu’il ressort des conditions à remplir pour enregistrer une marque européenne de certification et de la difficulté d’affirmer sa singularité.

 

1. Les conditions à remplir pour obtenir une marque de certification de l’UE

 

• Choisir un signe distinctif qui ne soit pas ou n’évoque pas une provenance géographique

L’article 83 du RMUE exclut l’enregistrement d’une MCUE qui serait perçue  par le public pertinent comme ayant un rapport avec la provenance géographique du  produit ou du service concerné. Sont ainsi exclues, selon les directives de l’EUIPO, les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) concernant les produits alimentaires et viticoles et les IG simples qui sont notamment disponibles en France pour les produits manufacturés, pour éviter, semble-t-il, un millefeuille règlementaire. En effet, les AOP et les IGP bénéficient d’une protection spécifique et sont également protégeables comme marques collectives (art.74 et suivants du RMUE).

 

• Adopter un règlement d’usage

Dans les deux mois du dépôt de la demande de MCUE, le déposant doit remettre un document référentiel (cahier des charges/règlement d’usage) qui doit notamment contenir la liste et les caractéristiques objectives des produits ou services à certifier, les conditions d’usage de la marque de certification ainsi que les mesures de vérification et de surveillance à mettre en place par le titulaire de la MCUE (art. 84§1 du RMUE et art. 17 du règlement d’exécution (REMUE) 2017/1431).

 

• Etre un déposant et titulaire indépendant

Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l’UE et en être titulaire, mais il lui est interdit d’avoir une activité impliquant la fourniture de produits et de services désignés par la marque de certification (art. 83 §2 du RMUE).

En effet, le titulaire d’une MCUE a une obligation de neutralité, entendue largement puisqu’il ne doit pas posséder un intérêt économique sur le marché pertinent. Ainsi, le demandeur doit inclure dans le règlement d’usage une déclaration indiquant qu’il satisfait à cette exigence, sans qu’il soit prévu une vérification ou une réitération périodique de cet engagement, la seule sanction prévue pour sa violation étant la déchéance de la marque européenne de certification (art.91 du RMUE).

Le titulaire peut faire appel à des vérificateurs et/ou contrôleurs externes compétents pour certifier ces produits ou services. Il peut aussi limiter ses contrôles à des échantillonnages ou les effectuer de manière aléatoire (et non sur l’intégralité des produits ou utilisateurs certifiés).

 

1. Les aléas spécifiques à la marque de certification de l’UE
   

• La perception de la marque comme signe distinctif et non trompeur
• La marque de certification de l’UE doit éviter un premier écueil qui est l’évocation d’un lieu géographique et l’association qui peut être faite par le public pertinent avec les produits et services souvent associés à ce lieu. En effet, la marque tomberait alors sous le coup de l’interdiction de l’art. 83 du RMUE. L’exercice ne sera pas toujours facile : en effet un lieu peut être connu pour plusieurs productions et par ailleurs, apprécier le risque qu’un public pertinent au niveau européen associe la marque à une localité d’un Etat membre peut s’avérer délicat. Le titulaire de la marque devra en tout état de cause, même si ce ne sera pas toujours suffisant, clarifier les qualités « non géographiques » du produit ou service objet de la certification.
• Le second écueil est la perception de la marque comme un signe de qualité plutôt que comme un signe d’origine commerciale des produits et services. Bien que l’objet même de la marque de certification soit de garantir la qualité d’un produit ou service satisfaisant certaines caractéristiques (art.83 du RMUE), cet objet rend mal compte de la fonction essentielle de la marque qui est la fonction de garantie d’origine du produit et du service. La Cour de justice de l’UE a en effet rappelé récemment, dans un arrêt Gözze du 8 juin 2017 (C-689/15), qu’une marque individuelle ne remplit pas la fonction essentielle d’origine si elle est simplement utilisée comme un label de qualité, sauf si elle garantit aussi aux consommateurs que les produits proviennent d’une entreprise unique qui contrôle les conditions de fabrication et la qualité des produits.

Dès lors, une marque de certification peut-elle également garantir que les produits et services certifiés proviennent d’une entreprise unique ? C’est possible si par exemple (i) la marque de certification contrôle une qualité d’un produit en bout de chaine de fabrication plutôt qu’un simple composant ou une étape de fabrication ; (ii) le titulaire de la marque de certification est connu et/ou le nombre d’utilisateurs de ladite marque est limité et permet d’identifier une collectivité d’opérateurs et (iii) la marque de certification n’est pas éclipsée par l’usage prépondérant de la marque individuelle de chaque opérateur ou d’une marque collective d’une association d’opérateurs économiques.

La réponse à cette question d’une double fonction de la marque de certification n’est pas anodine  pour son développement, compte-tenu des risques éventuels de déchéance pour non usage sérieux ou d’une preuve délicate de la confusion du public sur l’origine du produit ou service dans le cas d’une action en contrefaçon de la MCUE.

 

• La rédaction claire d’un règlement d’usage, pierre angulaire de la MCUE

Le règlement d’usage est le vademecum de la marque de certification, dont le contenu est détaillé dans l’article 17 du REMUE.

Il doit expliquer clairement les caractéristiques dont le respect sera contrôlé par le titulaire de la marque et qui peuvent correspondre à des normes techniques posées par le titulaire lui-même ou à des normes ou référentiels de tiers. La tâche peut s’avérer complexe si les normes sont évolutives dans le domaine concerné et si la marque de certification couvre une large gamme de produits ou services. Si le descriptif technique doit être suffisamment précis, il ne saurait non plus porter atteinte au savoir-faire et secret d’affaires qui devront aussi être pris en compte lors de la rédaction.

Le règlement doit également mentionner quelles sont les personnes autorisées à apposer la marque de certification et s’il s’agit de toute personne qui satisfait aux conditions requises ou seulement d’une catégorie donnée de personnes et quels sont alors les critères objectifs pour identifier ces dernières. Il n’est pas requis que les utilisateurs autorisés concluent un contrat de licence ou d’adhésion, et de ce fait les modalités de vérification et de contrôle de l’usage de la marque, qu’ils soient ex ante ou ex post, doivent être clairement précisés. En pratique, des contrats connexes pourront être conclus afin de sécuriser les relations entre les acteurs en présence.

Le règlement d’usage doit aussi indiquer les coûts liés à l’usage de la marque de certification et les sanctions en cas d’usage inapproprié. Il faut noter à cet égard que l’action en contrefaçon est réservée au titulaire de la marque de certification ou à une personne qu’il a désignée à cet effet (art. 90 du RMUE).

Enfin, le rédacteur du règlement d’usage de la marque de certification ne pourra pas s’abstraire du contexte règlementaire national touchant aux activités de certification et à cet égard, la convivialité avec de multiples normes, labels, certifications et autres qualifications n’est pas assurée.

 

III. Quelques considérations pratiques

La marque européenne collective a été un véhicule privilégié pour l’enregistrement de marques de qualité ayant une fonction de certification. Il est trop tôt pour dire si la nouvelle marque de certification supplantera cette catégorie de marques collectives dont le régime est plus souple.

La marque de certification est une opportunité qui demande du temps de préparation, de négociation et de promotion et donc un coût financier non négligeable. Par ailleurs, le montant des taxes administratives s’élève à 1 500 € (si la demande est soumise en ligne) pour la première classe, 50 € pour la deuxième classe et 150€ pour chaque classe suivante (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/fees-payable-direct-to-euipo) auquel il faudra ajouter les coûts d’usage de la marque prévus dans le règlement d’usage et selon les cas, le  coût des certificateurs externes.

A ce jour, plus d’une dizaine de demandes de marques de certification de l’UE sont pendantes devant l’EUIPO et aucune n’a encore été enregistrée à notre connaissance. Il faudra sans doute encore du temps avant que des promoteurs de marques européennes de certification qui ne peuvent pas les exploiter, se manifestent pour enrôler des opérateurs dans un processus de certification qui soit effectivement perçu comme une valeur ajoutée propre procurée par la marque de certification, se distinguant des marques collectives et autres signes de « qualité » nationaux ou internationaux.

Un étage a été ajouté à l’édifice des marques européennes, souhaitons que la marque européenne de certification trouve ses occupants.

[1] Art.74 du RMUE “1. Peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne … ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l’Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité́, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, …, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective de l’Union européenne n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique”

Merci à Kelly Hazan, élève avocat, pour le choix et le traitement de ce sujet